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Häufig sind auf Werbefotos, -plakaten oder sonstigen Werbematerialien fremde Marken oder Markenprodukte zu sehen. Sei es durch eine gezielte Produktplatzierung oder das unbedachte Ablichten fremder Marken. Doch wann darf man wie wo fremde Marken nutzen? Gemäß § 10 Abs. 3 Markenschutzgesetz darf der Werbende eine fremde Marke insbesondere dann in der Ankündigung benutzen, wenn dies erforderlich ist, um auf die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.
Liegt ein solcher Fall jedoch nicht vor und wurde auch keine Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt, kommt ein Anspruch auf Schadensersatz des Markenrechtsinhabers in Betracht. Das wirft die Frage auf, wie genau ein solcher „Schaden“ zu beziffern ist. Stellt man auf den Nettoumsatz ab und fordert darauf beruhend eine fiktive Lizenzgebühr oder muss dem tatsächlichen Gewinn bei der Berechnung eine entscheidende Rolle zukommen?
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die marktübliche Lizenz nach allgemeinen Kriterien geschätzt werden muss, wobei den „üblichen Lizenzsätzen“ als Ausgangspunkt der Beurteilung eine besondere Bedeutung zukommt.
Monopol des Markeninhabers
Im Vorfeld der Entscheidung hatte ein Unternehmen gleich gestaltete Briefe an fast 35.000 Empfänger verschickt und auf einem darin enthaltenen Werbeblatt für die eigens produzierten Gerüstsysteme geworben. Bei diesen Gerüstsysteme handelt es sich um einen Nachbau des Gerüstsystems einer führenden Herstellerin von Gerüsten und Gerüstsystemen in Deutschland und Europa. Daher ließ das Unternehmen in seinen Briefen an mehreren Stellen die Wortmarke der Herstellerin, eingetragen für Gerüste jeder Bauart, grafisch hervorheben.
Die Herstellerin der Original-Gerüstsysteme und Inhaberin zahlreicher Marken sah hierin einen Verstoß gegen das Markenrecht und mahnte das Unternehmen wegen der Werbeaktion ab. Daraufhin gab das beklagte Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab und verspflichtete sich, den Schaden zu ersetzen, der durch die Verletzungshandlung entstanden war und künftig entstehe würde. Sodann verlangte die Klägerin von der Beklagten Schadensersatz in Höhe einer fiktiven Lizenzgebühr auf der Basis des erzielten Umsatzes, wohingegen die Beklagte eine Lizenzgebühr, gemessen an dem tatsächlich erzielten Gewinn, für angemessen hielt.
Wie viel kostet Werbung wirklich?
Dass ein Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG besteht, wurde nicht in Zweifel gezogen. Doch die Berechnung des Schadensersatzanspruchs wirft Fragen auf.
Die praktisch häufigste und für den Markeninhaber oft attraktivste Berechnungsmethode ist die sogenannte Lizenzanalogie, nach der der Verletzer eine fiktive Lizenzgebühr für die Markenbenutzung zahlen muss. Dabei ist der Betrag zu errechnen, den ein Verletzer als eine angemessene Vergütung entrichten würde, wenn er eine Erlaubnis zur Nutzung des hier verletzten Rechts erhalten hätte.
Das OLG Stuttgart verdeutlicht: der Grundgedanke der Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie sei, dass der Verletzer als Schadensersatz jedenfalls das schulden soll, was für eine rechtmäßige Nutzung der Marke hätte bezahlt werden müssen. Diese Berechnung gelte unabhängig davon, ob der Markeninhaber bereit gewesen wäre, eine Lizenz zu erteilen, und ob der Verletzer bereit gewesen wäre, eine Vergütung in der geschuldeten Höhe zu zahlen. Auch komme es nicht darauf an, ob das konkret verletzte Schutzrecht tatsächlich lizenziert wird, ein realer Schaden überhaupt entstanden ist oder der Verletzer einen Gewinn erzielt hat. Geschuldet werde, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer bezahlt hätte. Wichtig sei aber vor allem, dass der Grundgedanke der Lizenzanalogie berücksichtigt werde – danach soll der Verletzter nicht schlechter, aber auch nicht besser als ein vertraglicher Lizenznehmer gestellt werden. Maßgeblich sei daher der objektive Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung, so das Gericht.
Nun fragt sich, wie sich dann aber eine angemessene Lizenzgebühr im Einzelfall berechnen lässt. Da sie auf hypothetischen Berechnungen basiert, könne die im Einzelfall angemessene Lizenzgebühr in der Regel nur aufgrund einer wertenden Betrachtung und bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bestimmt werden. Es müssen alle Umstände in die Berechnung mit einbezogen werden, die vernünftig denkende Parteien im Rahmen ihrer (fiktiven) Lizenzverhandlung berücksichtigt hätten – darunter zählen Bemessungsfaktoren wie der Bekanntheitsgrad und der Ruf der verletzten Marke, das Alter der Marke, das Ausmaß der Verwechslungsgefahr, insbesondere der Grad der Zeichenähnlichkeit und der Grad der Warenähnlichkeit sowie die Dauer der Verletzungshandlung.
Fest stehe, dass durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der Werbung, der Eindruck erweckt werde, diese stamme vom Hersteller des bekannten Produkts. So würde man den Leser dazu veranlassen, die Werbesendung für das eigene, kompatible Produkt zu öffnen und die Wahrscheinlichkeit steigern, dass der Kunde sich ernsthaft mit dem Angebot beschäftigt. Das OLG hebt hervor, dass dadurch die Gefahr bestehe, dass die Klägerin Kunden verliert und der Beklagte durch die Werbeaktion zukünftige Kunden und Umsätze generiert. Dieser Umstand führe dazu, dass der bis dahin erzielte Gewinn schon keine Obergrenze für eine Lizenzgebühr darstellen könne. Daher ergebe sich bei Berücksichtigung aller Umstände des Falles ein angemessener Lizenzsatz von 5% des Umsatzes des Beklagten.
Spielregeln für die Verwendung fremder Marken in der Werbung
Das Gericht folgt mit seiner Entscheidung den allgemein im Markenrecht geltenden Grundsätzen der Lizenzanalogie, wonach die Berechnung regelmäßig als Umsatzlizenz mit einem Prozentsatz zwischen 1 % bis 5 % vom Netto-Umsatz erfolgt. Diese marktübliche Lizenz muss nach allgemeinen Kriterien geschätzt werden, wobei den „üblichen Lizenzsätzen“ in jedem Fall eine besondere Bedeutung zukommt. Dabei ist im Rahmen der Bemessung vor allem dem Bekanntheitsgrad und dem Ruf des verletzten Kennzeichens eine wichtige Rolle beizumessen. Dabei ist zu beachten: Die Markenbenutzung bleibt rechtswidrig. Es handelt sich lediglich um die Fiktion einer Lizenz, mit der in der Vergangenheit liegende Schäden ausgeglichen werden sollen.
Merke: Die Fiktion einer Lizenz ist letzten Endes ausschlaggebend und der Wert wird durch unzählige Faktoren beeinflusst, bestimmt und festgesetzt.
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