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Abmahnungen sollen für einen fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen sorgen. In der Praxis gibt es jedoch immer wieder Fälle, in denen nicht die Rechtsverfolgung im Vordergrund steht, sondern das Bestreben, sich eine Einnahmequelle zu verschaffen.
Nun hat sich der BGH zu der Frage der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung von Vertragsstrafen im Markenrecht geäußert (BGH, Urteil v. 23.10.2019, Az. I ZR 46/19 „Da Vinci“).
Was ist geschehen?
Die Klägerin hatte die Unions-Bildmarke „Da Vinci“ für einige Warenklassen registriert. Die Klägerin war zudem Inhaberin von elf weiteren eingetragenen deutschen und Unions-Wort- und Bildmarken, die jeweils den Namen berühmter Künstler tragen.
Im Jahre 2014 mahnte die Klägerin den Beklagten ab, weil der Beklagte auf der Plattform eBay eine Salzlampe unter der Bezeichnung „Davinci“ anbot. Der Beklagte beendete unverzüglich nach Erhalt der Abmahnung die Angebote und gab im Dezember 2014 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Zwar hatte der Beklagte das Angebot beendet, dennoch war es bei der Suche nach der jeweiligen Artikelnummer noch einsehbar. Die Markeninhaberin forderte daraufhin eine Vertragsstrafe in Höhe von 6.900 Euro, welche später auf 3.500 Euro herabgesetzt wurde.
Das Landgericht (LG Düsseldorf, Urteil v. 8.11.2017, Az. 2a O 19/17) hat die Klage abgewiesen und auch die Berufung der Klägerin (OLG Düsseldorf, Urteil v. 17.1.2019, Az. 20 U 165/17) blieb ohne Erfolg. Schließlich wurde der Fall dem BGH zur Entscheidung vorgelegt.
BGH: Missbräuchliche Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung
Der BGH sah das Vorgehen der Klägerin als rechtsmissbräuchlich an. Nach Auffassung des BGH kann es den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts sich bei der Geltendmachung von Vertragsstrafenansprüchen auf eine nur formale Rechtsstellung beruft. Von einer unzulässigen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung sei dann auszugehen, wenn ein Markeninhaber
(1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet,
(2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat – vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts – und
(3) die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (…).
Die oben genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, um einen Rechtsmissbrauch zu bejahen.
Die Klägerin hatte im vorliegenden Fall weitere elf Marken angemeldet, die teils für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Branchen Schutz beanspruchten. Zudem sei ein Konzept zur Nutzung ihrer Marken nicht ersichtlich gewesen, sondern lediglich „jahrelange, umfangreiche Benutzungshandlungen“ behauptet wurden.
Der BGH kam deshalb zu dem Schluss, dass sich die Klägerin auf eine nur formale Rechtsstellung berufen habe. Sie habe ihre Marke für Beleuchtungsgeräte ohne ernsthaften Benutzungswillen nur zu dem Zweck angemeldet, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.
Fazit
Online-Händler sollten bei Unterlassungserklärungen stets Vorsicht walten lassen. Kommt es nach der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgrund eines weiteren Verstoßes zu einer Vertragsstrafe, ist es ratsam, sich durch eine entsprechende Recherche mit dem Verhalten des Abmahners zu befassen. Eventuell lässt sich so ein rechtsmissbräuchliches Verhalten feststellen.
Im Wettbewerbsrecht hatte der BGH 2019 entschieden, dass bei einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung eine Unterlassungserklärung gekündigt werden kann mit der Folge, dass eine Vertragsstrafe nicht mehr geltend gemacht werden kann:
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