Die Stiftung Warentest ließ die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke 2004 unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eingetragen. Zwei Jahre später beantragte der Axel Springer Verlag die Löschung der Marke. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat dem Löschungsantrag stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet.
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die Löschungsanordnung jedoch aufgehoben. Es hat zwar angenommen, dass die Marke “test” für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe sei, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichne, so dass der Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe. Dieses sei jedoch durch Benutzung der Marke überwunden worden.
Das festgestellte Schutzhindernis ist nämlich nach § 8 Abs. 3 MarkenG in den Fällen nicht zu beachten, wenn
die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung “test” und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen.
Dieser Wertung folgte der Bundesgerichtshof bei seiner Entscheidung aber nicht:
“Der Bundesgerichtshof hat anders als das Bundespatentgericht angenommen, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreicht. Nach diesem Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreicht.
Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, war zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens entgegenstand. Meinungsforschungsgutachten sind normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke.“
Der Bundesgerichtshof hat die Sache zu weiteren Feststellungen an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Ausweislich der Pressemitteilung muss insbesondere geklärt werden, ob die Marke „test“ – wie das DPMA seinerzeit angenommen hat – im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist. Dies stellt eine der Voraussetzungen für die Löschung einer wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke dar. (pu)
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