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Im Rechtsstreit über Markenrechtsverletzungen legen die Parteien zur Unterstützung ihrer Position oft Privatgutachten vor, insbesondere Meinungsumfragen.
Diese werden erstellt, um das Verkehrsverständnis zu streitentscheidenden Fragen zu belegen – etwa ob eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken vorliegt. Das Oberlandesgericht Nürnberg (OLG Nürnberg, Beschluss v. 25.03.2021, Az.: 3 W 727/21) hat nun festgestellt, dass diese grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind – selbst wenn man den Prozess gewinnt.
In der Hauptsache gewonnen, bei der Kostenfrage verloren
Die Klägerin erlangte gegen die Beklagte eine einstweilige Verfügung wegen einer Markenrechtsverletzung. Nachdem sie im Verfügungsverfahren und im Hauptverfahren gewonnen hatte, verlangte sie von der Beklagten die entstanden Kosten zurück. Der Kostenpunkt, um den der Streit ging, war ein 7.450 € teueres Meinungsforschungsgutachten. Dieses Gutachten wurde von der Klägerin erhoben, um die Zeichenähnlichkeit zwischen den gegenüberstehenden Marken zu belegen, gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das OLG Nürnberg hat entschieden, dass die Klägerin auf diesen Kosten sitzen bleibt.
Wer verliert, zahlt?
Grundsätzlich hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen – allerdings nur die notwendigen, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Kosten für Privatgutachten werden seit jeher nur ausnahmsweise für notwendig gehalten. Eine Ausnahme soll gelten, sofern einer Partei Sachkenntnis fehlt und sie ohne die Einholung des Privatgutachtens nicht zu einem sachgerechten Vortrag in der Lage wäre. So kann auch ein Privatgutachten notwendig sein, wenn die Partei ansonsten ein nachteiliges Gerichtssachverständigengutachten nicht erschüttern könnte.
Nicht als notwendig erachtet das Gericht hingegen Gutachten, die die Argumentation lediglich untermauern sollen. Ebenfalls nicht erstattungsfähig sind Gutachten, dessen Ergebnis durch die Gerichtsentscheidung nicht bestätigt werden. Hier gilt der Rechtsgedanke des § 96 ZPO, wonach Kosten von erfolglosen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nicht erstattet werden, selbst wenn man in der Hauptsache gewinnt.
Für Richter beurteilbar – kein Gutachten notwendig
Bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses, geht die Rechtsprechung grundsätzlich davon aus, dass der entscheidende Richter aufgrund eigenen Erfahrungswissens selbst über die dazu erforderliche Sachkunde verfügt. Denn die Frage, ob der Verkehr zwei Zeichen als ähnlich betrachtet, sei keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens; demoskopische Untersuchungen und empirische Erhebungen liefern dazu keine zuverlässigen Ergebnisse. Die Richter des Senats zählten im vorliegenden Fall als Verbraucher ebenfalls zu dem Verkehrskreis und konnten zudem auch aufgrund der Spezialisierung in Markenrechtsfragen eigenständig zu der Frage entscheiden. Das Meinungsforschungsgutachten war nur ein Zusatzargument im vorliegenden Rechtsstreit, auf das das Gericht letztlich ihre Entscheidung auch nicht gestützt hat. Demzufolge stellte das OLG Nürnberg fest, dass die Klägerin das Gutachten nicht als sachdienlich ansehen durfte – die Kosten dafür sind von der verlierenden Partei nicht zu ersetzen.
Gutachten können sich lohnen – oder nicht
Durch das OLG Nürnberg wurde eine generelle Grundregel des Kostenlastriskos bestätigt: Die Kosten können nur ersetzt werden, wenn
„eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte“.
Es ist also im jeden Markenrechtsstreit im Vorhinein wichtig, die strategischen Weichen zu stellen, unter Einbeziehung von allen Wirtschaftlichkeits- und Risikogesichtspunkten. Ein Gutachten kann sich im Einzelfall auch dann lohnen, wenn man die Kosten nicht ersetzt bekommt: etwa wenn man dadurch das Primärziel des Prozessgewinns sicherer erreicht. In vielen Fällen kann man jedoch kostspielige demoskopische Gutachten durch eine überzeugende und nachvollziehbare Argumentation ersetzen – sofern man weiß, auf welche Kriterien es ankommt.
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