Gesetzliche Benutzungsschonfrist
Macht der Markeninhaber Ansprüche gegen einen Dritten wegen Verletzung seiner Markenrechte geltend, kann der Verletzer nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG die Einrede der Nichtbenutzung erheben. Der Markeninhaber muss dann die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachweisen. Gelingt ihm dies nicht, wird eine Klage des Markeninhabers wegen Markenverletzung abgewiesen.
Darüber hinaus kann jedermann nach § 49 Abs. 1 MarkenG die Löschung einer Marke aus dem Markenregister beantragen, wenn diese nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG markenmäßig benutzt wurde.
Wann wird eine Marke „rechtserhaltend benutzt“?
Markenmäßige Benutzung
Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke „markenmäßig benutzt“ wurde. Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marke Waren und/oder Dienstleistungen kennzeichnet und die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Entscheidend ist dabei die Auffassung eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbrauchers.
Keine rein firmenmäßigen Hinweise
Voraussetzung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke ist weiterhin, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Ware/Dienstleistung gekennzeichnet wird, die ihm entstammt (BGH, Urteil v. 18.10.2007, Az. I ZR 162/04). Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung liegt mithin nicht vor, wenn ein Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet wird.
Kein rein dekorativer Gebrauch
Auch liegt eine rechtserhaltende Benutzung liegt nicht vor, wenn die Marke lediglich dekorativ verwendet wird.
Beispiel:
Der BGH hat entschieden, dass der Verkehr die Aneinanderreihung einer geometrischen Figur, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt sei und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstrecke, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auffasse (BGH, Urteil v. 10.11.2016, Az. I ZR 191/15).
Ernsthafte Benutzung
Darüber hinaus ist eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke nur dann gegeben, wenn diese ernsthaft benutzt wurde. Das bedeutet: Die Nutzung der Marke muss eine wirtschaftliche Relevanz aufweisen. Dies ist dann der Fall, wenn die Benutzung des Kennzeichens eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt.
Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wurde. Hierfür ist es erforderlich, dass die Marke genutzt wird, um für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu behalten oder zu gewinnen.
Kriterien für eine ernsthafte Benutzung, die in einer Wechselwirkung zueinander stehen:
- Umsatz- und Verkaufszahlen
- Geschäftsumfang
- Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen
- Herstellungs- und Vermarktungskapazität
- Diversifikation des Geschäfts
- Natur der relevanten Waren und Dienstleistungen
Prominentes Beispiel für einen Markenverlust aufgrund fehlender ernsthafter Benutzung:
Das Urteil des LG Düsseldorf vom 2. August 2017 (LG Düsseldorf, Urteil v. 02. 10.17, Az. 2a O 166/16) zulasten des Autoherstellers Ferrari: Dieser wurde dazu verurteilt, in die Löschung der Marke „Testarossa“ einzuwilligen. Darüber berichteten wir im August 2017.
Die Marke „Testarossa“ hat einen nahezu legendären Klang und kennzeichnete Sportwagen von Ferrari, die in den Jahren 1984 bis 1991 hergestellt wurden. Ferrari führt zwar noch Wartungen und Reparaturen dieser PKW durch und erteilt Echtheitszertifikate. Diese Dienstleistungen wurden aber nicht unter der Markenbezeichnung Testarossa, sondern über die Unternehmensabteilung „Ferrari Classiche“ angeboten.
Das Ersatzteilgeschäft von Ferrari wurde zwar grundsätzlich als eine Benutzungshandlung angesehen, die zur Rechtserhaltung der Marke Testarossa geeignet sein könne. Allerdings konnte Ferrari das Landgericht in dem Verfahren nicht davon überzeugen, dass dies in der Vergangenheit in einem ernsthaften Umfang geschehen sei. Ferrari hatte lediglich eine geringe Anzahl Ersatzteile als „Testarossa-Kit“ mit einem Jahresumsatz von wenigen tausend Euro vertrieben. Der Umsatz mit diesen Produkten sei nach Ansicht des Landgerichts zu gering, um eine Aufrechterhaltung der Marke gewähren zu können.
Benutzung der Marke in abweichender Form
Oftmals werden Marken nicht in der eingetragenen Form genutzt. Im Laufe der Zeit werden sie weiterentwickelt, verändert und modernisiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Betriebliche Veränderungen, Erweiterungen des Produktangebots oder schlicht eine stilistische Anpassung an den Zeitgeist führen dazu, dass die Marke in anderer Form genutzt wird.
Die Nutzung der Marke in abweichender Form ist jedoch mit Risiken verbunden. Denn grundsätzlich muss die Marke in der Form genutzt werden, wie sie eingetragen wurde.
Beispiel für keine rechtserhaltende Nutzung:
Der BGH verneinte die rechtserhaltende Benutzung der registrierten Wortmarke „Dorzo“, weil diese ausschließlich in Kombination mit weiteren Zusätzen (z.B. durch weiteren Text ergänzt in “Dorzo-Vision®” bzw. „Dorzo-Comp®“) verwendet worden sei und diese Nutzung im Ergebnis von der registrierten Form abweiche. Der angesprochene Verkehrskreis nehme die Verbindung der Wortmarke mit den weiteren Zusätzen als einheitliches Kennzeichen wahr (BGH, Beschluss v. 11.05.2017, Az. I ZB 6/16).
Mehr zu diesem Verfahren können Sie in unserem Beitrag nachlesen.
Erhaltung des kennzeichnenden Charakters trotz abweichender Form
Eine Ausnahme zu dem soeben dargestellten Grundsatz, nach dem eine rechtserhaltende Nutzung nicht vorliegt, wenn die Marke abweichend von der eingetragenen Form genutzt wird, stellt § 26 Abs. 3 MarkenG dar. Verändert die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht, so liegt eine rechtserhaltende Nutzung trotz Abweichung vor.
Ob eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters vorliegt, wird danach beurteilt, ob der Verkehr die Marke dem Gesamteindruck nach noch als „dieselbe“ Marke ansieht. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die bloße Schriftart oder –farbe geändert, zwischen Groß- und Kleinschrift gewechselt oder aber graphische Bestandteile verändert werden, die keinerlei eigene kennzeichnende Bedeutung aufweisen und keine graphischen Ausgestaltungen gewählt werden, die ein neues, eigenständiges Bild entstehen lassen. Auch beim Weglassen von Wort-oder Bildbestandteilen sollten einzelne Elemente nur dann weggelassen werden, wenn ihnen keine kennzeichnende Bedeutung zukommt.
Beispiel:
Der BGH beschäftigte sich im Jahr 2015 mit der Frage, wann eine Abweichung den kennzeichnenden Charakter einer Marke verändert. Die Klägerin des zugrundeliegenden Verfahrens war Inhaberin der Wortmarke „Power-Horse“. Sie verwendete die Wortmarke jedoch ausschließlich wie folgt:
Laut den Richtern in Karlsruhe führe das Weglassen des Bindestrichs und die Anordnung der beiden die Klagemarke bildenden Wörter übereinander statt nebeneinander nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klagemarke. Zwar werden durch diese Änderungen in der Schreibweise die beiden Bestandteile der Klagemarke getrennt. Die veränderte Schreibweise schade jedoch nicht, da damit der Begriffsinhalt der Klagemarke nicht verändert werde (BGH, Beschluss v. 18.12.2014, Az. I ZR 63/14).
Wie muss die Benutzung nachgewiesen werden?
Die Benutzung einer Marke wird in der Regel durch die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen, denen zu entnehmen ist, dass man die Marke für jede in der Markeneintragung ausgewiesene Ware oder Dienstleistung benutzt hat.
Der Markeninhaber sollte daher im Rahmen seiner Markenpflege darauf achten, dass er für jede Ware und Dienstleistung, für die Schutz begehrt wird, entsprechende Nutzungsnachweise aufbewahrt. Es muss insbesondere nachgewiesen werden, dass
- die Marke als Hinweis auf die eigenen Waren oder Dienstleistungen dient, also „markenmäßig“ erfolgt;
- die Nutzung ernsthaft – also zur Erschließung oder Sicherung von Marktanteilen- erfolgt;
- die Marke in der Form genutzt wird, wie sie eingetragen ist, wobei unmaßgebliche Veränderungen noch rechtserhaltend sein können, wenn der „kennzeichnende Charakter“ erhalten bleibt.
Als Benutzungsnachweise gelten beispielsweise
- Kataloge,
- Werbeschreiben,
- Geschäftsschreiben,
- Fotos,
- Angebote,
- Rechnungen und
- andere gewerbliche Unterlagen,
aus denen ohne Weiteres die Benutzung der Marke in Bezug auf die konkrete Ware oder konkrete Dienstleistung ersichtlich ist.
Fazit
Die Einrede der Nichtbenutzung i. S. d. § 25 MarkenG ist ein effektives Instrument in markenrechtlichen Streitigkeiten, das stets berücksichtigt werden sollte. Wer aktiv aus einer Marke Rechte herleiten möchte,muss diese deshalb zwingend nach der Schonfrist von fünf Jahren rechtserhaltend benutzen. Dafür trägt er letztlich die Darlegungs- und Beweislast. Sind mehrere Marken auf einen Markenrechtsinhaber eingetragen, empfiehlt es sich insbesondere im Hinblick auf ältere Marken deren tatsächliche Benutzung systematisch auf den Prüfstand zu stellen.
Dies mag anstrengend sein, zahlt sich aber aus. Wir unterstützen Sie bei der Pflege Ihrer Marken.
Unsere Leistungen zum Thema Rechtserhaltende Benutzung von Marken
