„AutoBild“ keine rechtserhaltende Benutzung für „AutoBild.de“
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Kann die Einrede der Nichtbenutzung auch bei der Anerkennung abweichender Benutzungsformen als rechtserhaltende Benutzung geltend gemacht werden?
Oder handelt es sich um eine maßgebliche Veränderung der Marke, wenn der Zusatz „.de“ wegfällt?
Das Bundespatentgericht widmete sich diesen Fragen.
Verwechslungsgefahr aufgrund klanglicher Ähnlichkeit?
Die Beschwerdeführerin, Inhaberin einer Onlineplattform für Gebrauchtwagenauktionen, erwirkte die Eintragung der Wort-/Bildmarke „autobid.de“ für verschiedene Dienstleistungen.
Die Beschwerdegegnerin, Herausgeberin einer Automobil-Zeitschrift, erhob gegen diese Eintragung erfolgreich Widerspruch aus der zuvor eingetragenen Marke „AutoBild.de“, woraufhin die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wurde.
Die Markenstelle ging von einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Markengesetz (MarkenG), aufgrund der enormen klanglichen Ähnlichkeit zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, aus.
Hiergegen richtete sich die Widerspruchsgegnerin mit ihrer Beschwerde.
Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die unterschiedlichen Dienstleistungen nicht ausreichend glaubhaft gemacht.
Abweichende Benutzungsformen gebieten Zurückhaltung
Anders als die Markenstelle ruft das Bundespatentgericht zur Zurückhaltung auf – vor allem bei der Anerkennung abweichender Benutzungsformen als rechtserhaltende Benutzung. Würden Bestandteile der eingetragenen Marke weggelassen, könne die Einrede der Nichtbenutzung gerade nicht auf jegliche Verwendungsformen bezogen werden.
So sei das geschützte Zeichen „AutoBild“ und die Verwendung der dazugehörigen Domain „www.autobild.de“ gerade keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „AutoBild.de“, denn grundsätzlich müsse eine Marke in der eingetragenen Form benutzt werden.
Nun muss man wissen, dass § 26 Abs. 3 MarkenG ausnahmsweise eine Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen vorsieht, wenn es nicht zu einer Abweichung des kennzeichnenden Charakters kommt. Dadurch soll dem Berechtigten ermöglicht werden, geringfügige Anpassungen und Modernisierungen hinsichtlich der Nutzung der Marke vorzunehmen.
Änderung des kennzeichnenden Charakters?
Doch wann handelt es sich genau um eine Änderung des kennzeichnenden Charakters einer Marke?
Dies beurteile sich danach, ob die beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung der branchenüblichen Verwendung von Marken die registrierte und benutzte Form trotz der Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansehen (BGH GRUR 2013, 840 Rn. 20).
Dabei sei primär auf die tatsächliche Verkehrsauffassung abzustellen.
Im Rahmen der weiteren Beurteilung müsse dann stark auf den Einzelfall abgestellt werden. Es sei daher in jedem Fall entscheidend, ob der Verkehr – trotz zu erkennender Unterschiede – die registrierte und die benutzte Form im direkten Vergleich als dieselbe Marke ansehe.
Vorsicht sei vor allem dann geboten, wenn das Weglassen von Markenbestandteilen einer Nichtbenutzung oder Scheinbenutzung gleichkomme. Ausreichend sei dort bereits das Weglassen kennzeichnungsschwacher Bestandteile oder solcher, die für sich genommen gar schutzunfähig sind – wie der Zusatz „.de“.
Ließe man in diesem Fall nun den für sich gesehenen schutzunfähigen Zusatz „.de“ sowohl in wörtlicher als auch grafischer Hinsicht entfallen, komme es zu einer maßgeblichen Veränderung der kennzeichnenden Marke iSd § 26 Abs. 3 MarkenG.
Denn hierbei handelt es sich gerade nicht nur um eine Verzierung oder modernisierende Anpassung der Marke.
Auch der Bundesgerichtshof vertrat bereits zuvor die gleiche Ansicht zum „umgekehrten“ Fall hinsichtlich eines ergänzenden Zusatzes an einer Marke (GRUR 2017, 1043 – Dorzo).
Schranken des Schutzes
Im Rahmen der Schutzschranken von Marken ist teilweise zu fragen, ob die Benutzung einer Marke als rechtserhaltend anzusehen ist.
Grundsätzlich sind danach auch Benutzungen abweichender Zeichen unter bestimmten Voraussetzungen umfasst, solange der kennzeichnende Charakter der Marke keiner Veränderung unterliegt. Das Weglassen des Bestandteils „.de“ stelle aber gerade eine solche Veränderung in diesem konkreten Fall dar.
Die Auffassung des Bundespatentgerichts zeigt, dass sich die Notwendigkeit solcher Beschränkungen sowohl aus dem Interesse der Allgemeinheit als auch dem Interesse der Konkurrenten ergibt.
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